“十萬個(gè)為什么”是商標(biāo)還是通用名稱？【法官詳解上海少年兒童出版社維權(quán)始末】

□ 本報(bào)記者 余東明 張海燕

(資料圖片)

近日，上海市知識(shí)產(chǎn)權(quán)聯(lián)席會(huì)議辦公室發(fā)布“2022年上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)十大典型案例”，上海少年兒童出版社有限公司與四川天地出版社有限公司等涉“十萬個(gè)為什么”商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛案成為首個(gè)入選典型案例。

如何厘清通用名稱與商標(biāo)、描述性使用與商標(biāo)性使用等之間的關(guān)系？如何為文創(chuàng)行業(yè)產(chǎn)權(quán)保護(hù)提供良好的維權(quán)范式？《法治日?qǐng)?bào)》記者采訪了此案一審法官上海市普陀區(qū)人民法院張佳璐，解讀案件裁判要旨。

擅用書名引發(fā)糾紛

從20世紀(jì)60年代起，《十萬個(gè)為什么》系列兒童科普?qǐng)D書便風(fēng)靡全國(guó)，其出版商少年兒童出版社是新中國(guó)第一家專業(yè)少兒類圖書及雜志出版社，成立于1952年，于2017年更名為上海少年兒童出版社有限公司(以下簡(jiǎn)稱上海少年兒童出版社)。迄今為止，已經(jīng)發(fā)行6版《十萬個(gè)為什么》系列圖書，并在2017年6月21日核準(zhǔn)注冊(cè)“十萬個(gè)為什么”圖文商標(biāo)。

然而，近些年來，市場(chǎng)上還出現(xiàn)了不少以“十萬個(gè)為什么”為題或者宣傳標(biāo)語的圖書。此案的被告四川天地出版社有限公司(以下簡(jiǎn)稱四川天地出版社)就是一家出版類似圖書的公司，另一被告新華書店江橋萬達(dá)店則是銷售書店。

裁判文書顯示，四川天地出版社先后出版《兒童十萬個(gè)為什么》《中國(guó)學(xué)生想知道的十萬個(gè)為什么》等14款圖書，出版時(shí)間分布在2015年到2020年間，通過各類線上以及線下書店渠道進(jìn)行銷售。該類圖書封面都標(biāo)注有“十萬個(gè)為什么”字樣，部分圖書在介紹中使用了“是十萬個(gè)為什么的升級(jí)版”等描述。

為此，上海少年兒童出版社向普陀區(qū)法院提起訴訟，主張四川天地出版社在圖書名稱(圖書實(shí)物封面)及網(wǎng)站商品圖片、描述中使用“十萬個(gè)為什么”涉嫌商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。

被告四川天地出版社抗辯，涉案商標(biāo)是圖文組合商標(biāo)，而非純文字商標(biāo)。“十萬個(gè)為什么”是科普問答類圖書的通用名稱，涉案圖書的使用方式非商標(biāo)性使用，系描述性使用，不會(huì)造成公眾混淆，故不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。“有一定影響的商品名稱”在反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法修訂前表述為“知名商品特有名稱”，但原告并未就“特有性”進(jìn)行舉證，相反早在第一版《十萬個(gè)為什么》出版前，就有蘇聯(lián)版《十萬個(gè)為什么》譯作出版，而且市場(chǎng)上也有其他出版社出版同名圖書。

雙重評(píng)價(jià)避免失衡

“此案是商標(biāo)侵權(quán)與反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)復(fù)合案由糾紛，以商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)時(shí)間為界，此前認(rèn)定是否構(gòu)成反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，此后判定是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)?！睆埣谚唇榻B說，由此將“知名商品特有名稱”“有一定影響的商品名稱保護(hù)”與注冊(cè)商標(biāo)保護(hù)相銜接，在充分保護(hù)的同時(shí)，亦可防范雙重評(píng)價(jià)導(dǎo)致的利益不平衡。

法院認(rèn)為，“十萬個(gè)為什么”在獲商標(biāo)注冊(cè)前已經(jīng)過長(zhǎng)期使用和宣傳，參與編寫人員陣容強(qiáng)大，在少兒科普?qǐng)D書領(lǐng)域享有很高的知名度和美譽(yù)度，被相關(guān)公眾廣為知悉，已構(gòu)成知名商品特有名稱。即便有他人在之前使用過上述圖書名稱，但上海少年兒童出版社連續(xù)投入人力、物力使之成為知名商品，對(duì)該特有名稱享有權(quán)益。因此四川天地出版社在2015年至2017年使用此類商品名稱，構(gòu)成擅自使用他人知名商品特有名稱的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。

而2017年包含“十萬個(gè)為什么”文字的圖文組合商標(biāo)注冊(cè)成功后，如果其他市場(chǎng)主體的使用行為能夠起到識(shí)別商品來源的作用，則構(gòu)成商標(biāo)性使用。

法院認(rèn)為，問答類科普讀物的名稱選擇多樣，客觀上并未形成該類圖書統(tǒng)一名稱的市場(chǎng)格局，故不屬于通用名稱。上海少年兒童出版社實(shí)質(zhì)是將“十萬個(gè)為什么”圖書名稱作為商業(yè)標(biāo)識(shí)使用。圖書名稱可以脫離圖書內(nèi)容而基于出版者的出版行為產(chǎn)生識(shí)別商品來源的作用，具有獨(dú)立的屬性和保護(hù)的價(jià)值。而四川天地出版社在圖書封面等突出使用“十萬個(gè)為什么”，會(huì)讓消費(fèi)者對(duì)圖書來源產(chǎn)生誤認(rèn)和混淆，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

故普陀區(qū)法院認(rèn)定：被告四川天地出版社和新華書店江橋萬達(dá)店侵害原告注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，且四川天地出版社還存在擅自使用他人知名商品特有名稱和虛假宣傳的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。法院一審判決兩被告停止以上侵權(quán)行為；被告四川天地出版社于本判決生效之日起10日內(nèi)賠償原告經(jīng)濟(jì)損失50萬元及合理開支10萬元。

被告上訴至上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院，二審法院維持一審原判。

增強(qiáng)知產(chǎn)保護(hù)意識(shí)

在上海市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)十大典型案例評(píng)審專家陶鑫良看來，本案中被告方的行為就是“傍名牌、搭便車”，借以攀附原告“十萬個(gè)為什么”的著名商譽(yù)。“一、二審在綜合細(xì)致考慮全案事實(shí)的基礎(chǔ)上作出準(zhǔn)確認(rèn)定。對(duì)于圖書名稱保護(hù)的合理邊界，商標(biāo)法和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法保護(hù)的銜接等法律適用具有一定示范價(jià)值?！?/p>

記者注意到，2021年11月，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局將“十萬個(gè)為什么”注冊(cè)商標(biāo)作為經(jīng)典案例列入國(guó)家《商標(biāo)審查審理指南》，2022年年初，“十萬個(gè)為什么”商標(biāo)入選上海市重點(diǎn)商標(biāo)保護(hù)名錄。

“‘十萬個(gè)為什么’入選上海市重點(diǎn)商標(biāo)保護(hù)名錄，彰顯了對(duì)優(yōu)質(zhì)商標(biāo)的保護(hù)決心和力度，鼓勵(lì) 市場(chǎng)主體誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，積累商譽(yù)和美譽(yù)度，也為消費(fèi)者提供更為清朗安全的市場(chǎng)環(huán)境?！睆埣谚凑f。

據(jù)上海市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局介紹，除“十萬個(gè)為什么”侵權(quán)案外，此次評(píng)選的“2022年上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)十大典型案例”涵蓋著作權(quán)、專利、商標(biāo)、商業(yè)秘密、奧林匹克專有權(quán)、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等多個(gè)類型，旨在發(fā)揮典型案例的指導(dǎo)功能，激勵(lì)上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作各相關(guān)部門和社會(huì)各界加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)。